Людмила Довгопола

Юрист з питань інтелектуального права,

21.04.2021

Процес гармонізації українського законодавства в сфері інтелектуальної власності згідно із законодавством Європейського Союзу передбачає впровадження низки довгоочікуваних змін. В цій статті ми розглянемо основні з них, а також проаналізуємо практичні аспекти їх використання.

Зміни в сфері охорони прав на торговельні марки

16 серпня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями». Цей закон ввів нові підстави для відмови в реєстрації, нові правила процедури заперечення, а також вніс інші суттєві корективи.

1. Нові підстави для відмови в реєстрації торговельної марки.

Закон розширює перелік об’єктів, що не можуть одержати правову охорону, і додає до них позначення, які:

• відображають лише форму, яка обумовлена природним станом товару або необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару суттєвої цінності;
• відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованих або заявлених на реєстрацію;
• містять географічні зазначення, зареєстровані або заявлені на реєстрацію.

Наприклад, тепер виробники товарів не можуть зареєструвати для своєї продукції торговельну марку, якщо вона містить географічне зазначення і використовує репутацію цієї місцевості, або якщо зазначення вводить споживача в оману щодо особливої якості, характеристик і справжнього походження товару.

Таким чином, заявники, які бажають зареєструвати, до прикладу, позначення «Бордо» або «Бургундія» (виноробні регіони у Франції) для українського вина, автоматично отримають відмову.

Також виробники не зможуть зареєструвати в Україні торговельну марку, що є тотожною, схожою або асоційованою з торговельними марками, які використовує інша особа в іноземній державі. Раніше охорона торговельної марки розповсюджувалася лише на територію України.

2. Дозволено реєструвати колективні торговельні марки.

Об’єднання осіб або інші об’єднання тепер мають право зареєструвати колективну торговельну марку, яка може використовуватися учасниками такого об’єднання, щоб відрізняти їхні товари і послуги від товарів і послуг інших осіб.

Це нововведення помітно спрощує врегулювання питань, пов’язаних з умовами використання ТМ. Тепер визначити умови використання ТМ і розподілити витрати між співвласниками ТМ можна ще на етапі реєстрації без складання, укладання і реєстрації зайвих ліцензійних угод.

3. Електронне діловодство.

Можливість ведення електронного діловодства, зокрема електронного подання заявок на торговельні марки, тепер закріплена на законодавчому рівні.

Віднині будь-яка фізична або юридична особа, яка має електронний підпис, випущений акредитованим центром сертифікації ключів, може зареєструватися в електронній системі подання заявок на торговельні марки і подати заявку в електронній формі.

Це значно заощаджує час на подання, адже заявка реєструється автоматично в день подання, а не коли вона надійде до патентного відомства поштою. Крім того, збори при поданні заявки електронно на 20% нижчі, ніж при поданні в паперовому вигляді.

4. Нові правила використання ТМ іншого виробника.

Зареєструвати ТМ іншого виробника, дію свідоцтва на яку припинено, тепер можна без згоди колишнього власника через 2 роки після завершення дії свідоцтва (раніше — через 3 роки).

Також визначено перелік нових випадків, коли використання чужої ТМ не буде вважатися порушенням прав власника. Наприклад, дозволена порівняльна реклама чужої торговельної марки з власною виключно для того, щоб відрізнити товар чи послугу від іншого і підкреслити різницю між ними. Порівняльна реклама — ще один спосіб аргументації при подоланні попередніх відмов.

5. Нові правила подання заперечень проти реєстрації.

Найважливішою зміною, що її запровадив новий закон, є суттєве оновлення процедури подання заперечень, а саме:

1. Заперечення на стадії розгляду заявки (pre-grant opposition) необхідно подати протягом 3 місяців від дати публікації заявки: так само, як у Європейському Союзі (нагадаю, що раніше ми мали абстрактні строки «не пізніше ніж за 5 днів до дати прийняття установою рішення за заявкою»).
2. Оскаржити рішення за заявкою тепер можна шляхом відправлення заперечення (post-grant opposition) до Апеляційної палати, однак таке право має лише особа, яка подавала заперечення на стадії розгляду заявки. Реалізувати це право можливо не пізніше ніж за 2 місяці від дати отримання копії рішення.

Проте зараз очікується розробка загальних правил розгляду заперечень проти реєстрації торговельних марок згідно з новим законом, де будуть докладно описані правила їх подання. У зв’язку з цим власникам торговельних марок та іншим зацікавленим особам наполегливо рекомендується переглянути свої способи моніторингу торговельних марок з урахуванням нових строків, щоб не втратити можливість для подання заперечення і в повній мірі скористатися перевагами нової процедури.

6. Період невикористання торговельної марки.

Новий закон також усуває розходження між старою редакцією Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і Угодою про асоціацію між Україною і Європейським Союзом щодо тривалості періоду невикористання торговельної марки, достатнього для звернення до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва. Неперервний п’ятирічний строк став уніфікованим стандартом в Україні.

            На практиці будь-яка особа, котра встановить, що торговельна марка не використовується більше 5 років, може звернутися до суду і достроково припинити дію свідоцтва. Така можливість передбачена і для торговельних марок з міжнародною реєстрацією. Потенційно така особа зможе зареєструвати ТМ на себе.

7. Обмеження права повторної реєстрації.

Строк, протягом якого власник свідоцтва може скористатися своїм виключним правом на повторну реєстрацію торговельної марки, скорочено до 2 років від дати припинення дії відповідного свідоцтва. Проте інші особи зможуть зареєструвати таку торговельну марку до завершення вказаного строку за наявності згоди власника свідоцтва, дію якого призупинено.

Зміни в патентному законодавстві

16 серпня 2020 року набув чинності Закон України №816-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства». Цей закон вносить до сфери патентування суттєві нововведення, серед яких:

1. Зміна підходу до патентування лікарських засобів.

Новий закон суттєво змінює підхід до охорони прав інтелектуальної власності на лікарські препарати, що уможливило патентування лише справді інноваційних фармацевтичних розробок.

В останні роки наявність так званих «вічнозелених» патентів (коли компанія реєструє ліки за аналогічною формулою і змінює лише спосіб застосування або форму продажу) стала суттєвою перешкодою для конкурентів (генеричних ліків) при виході на ринок. Така ситуація забезпечувала штучне утримання монополії цін на лікарські засоби. Все це пов’язано з правовим режимом охорони корисних моделей, що створював широке поле для зловживань з боку фармацевтики, оскільки кваліфікаційна експертиза (в межах якої перевіряється новизна ліків) для таких заявок не проводилася. Іншими словами, можна було патентувати майже будь-які загальновідомі речовини широкого застосування (аспірин, морфін тощо) і таким чином усувати конкуренцію на ринку. Єдиним можливим способом протистояти цьому було звернення до суду, але цей процес складний і тривалий.

Проте після прийняття нового закону варіації на тему патентування лікарських засобів у якості корисних моделей стали неможливими. Це, безумовно, позитивний момент для національного фармацевтичного ринку, бо завдяки генеричним препаратам цінова політика стане гнучкішою, що збільшить доступність лікарських засобів для пацієнтів.

2. Чіткі правила продовження строку дії патенту на лікарські засоби.

В українському законодавстві була норма, що надавала право власникові патенту на лікарські засоби крім 20 років дії патенту отримати ще 5 років додатково. Сенс такого продовження був у тому, щоб «компенсувати» заявникові час, що він витратив на процедури, пов’язані з реєстрацією лікарських засобів, протягом якого він не міг повноцінно використовувати патент. Ця норма дозволяла безумовно продовжувати ще на 5 років будь-який патент, що стосувався лікарського засобу, незалежно від того, були чи ні затримки, пов’язані з реєстрацією. Тобто навіть якщо лікарський засіб був зареєстрований протягом 1 року, власник міг все одно отримати нічим не виправдані 5 років патентної монополії.

Згідно з новим законом, імплементується міжнародна практика, яка передбачає чітку формулу калькуляції строку додаткової охорони, що залежатиме від реальної тривалості реєстраційної процедури в Міністерстві охорони здоров’я України. Це нововведення дозволяє отримати доступ до ефективних і більш доступних генеричних версій лікарських препаратів швидше, без очікування кінця 5-річного строку додаткової охорони для «лікарських монополістів».

3. Непатентоспроможні технології.

Закон України №816-IX виключає речовини з переліку об’єктів, що можуть бути корисними моделями. Тепер лише пристрої або процеси можуть охоронятися як корисні моделі.

Крім того, в новому законодавчому акті значно розширений перелік об’єктів, на які не розповсюджується правова охорона. Серед них:

• хірургічні або терапевтичні способи лікування людини чи тварини, способи діагностики організму людини чи тварини;
• процеси клонування людини;
• процеси зміни через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;
• використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
• людський організм на різних стадіях його формування і розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена;
• процеси зміни генетичної ідентичності тварин, що можуть вплинути на їх страждання без будь-якої суттєвої медичної користі для людей і тварин, а також тварини, виведені внаслідок таких процесів.

Відкриття, наукові теорії, математичні методи, методи ведення господарської діяльності, комп’ютерні програми, форми подання інформації, зовнішній вигляд продуктів, направлених на задоволення виключно естетичних потреб, також не можуть бути визнані винаходами або корисними моделями в якості самостійних об’єктів.

4. Запровадження адміністративної процедури оскарження патенту.

Ми вже зазначали, щоб процес оскарження патенту в суді — це досить довгий процес, що може тривати роками і не приносити жодних результатів.

З прийняттям нового закону патенти можна визнавати недійсними в рамках адміністративної процедури (post-grant opposition) шляхом звернення до Апеляційної палати.

Тепер будь-яка особа може подати відповідну заяву, якщо запатентований об’єкт не відповідає умовам патентоспроможності. Це, безумовно, позитивний момент, оскільки строк розгляду скарги Апеляційною палатою — до 4 місяців з моменту її одержання (строк може бути продовжений на 2 місяці за заявою будь-якої зі сторін за умови сплати додаткового збору). Зазначений строк розгляду заявки Апеляційною палатою значно менший, ніж за аналогічного звернення до суду. Таким чином, адміністративна процедура (post-grant opposition) — це зручний, швидкий і ефективний механізм оскарження патентів. Слід зазначити, що нова процедура також застосовується до патентів, виданих до набуття чинності Законом №816-IX.

5. Виключена необхідність додаткового отримання свідоцтва на промисловий зразок в Україні, якщо власник має міжнародну реєстрацію.

Якщо промисловий зразок має міжнародну реєстрацію, не треба додатково отримувати свідоцтво для його використання в Україні. Аналогічне положення передбачене і для торговельних марок. Тепер власникові зразка не потрібно проходити формалізовані процедури, що пов’язані з реєстрацією в двох країнах. Це значна економія часу і коштів.

1. Можна протягом 3 років використовувати промисловий зразок без його подання на реєстрацію.

Головна ідея впровадження цього положення в тому, що 3 років достатньо для того, щоб оцінити споживчий попит і рентабельність будь-якого продукту. Згідно з новим законом, 3-річний період починається з моменту демонстрації промислового зразка на території України, наприклад після виготовлення виробу з використанням такого зразка.

Після завершення 3-річного строку можна провести аналіз і вирішити для себе, подавати зразок на реєстрацію чи робити ребрединг. Це значно заощаджує кошти, адже немає необхідності сплачувати всі збори одразу.

У підсумку хочу зазначити, що перелічені зміни в законодавстві суттєво врегулювали основні питання у сфері інтелектуальної власності й привели їх у відповідність до європейських стандартів. У зв’язку з цим є надія, що тепер можна буде гарантувати системний підхід до захисту прав інтелектуальної власності, що заощаджуватиме час і кошти.