Dovgopola11Людмила Долгополая

Юрист по вопросам интеллектуального права,

21.04.2021

 

Процесс гармонизации украинского законодательства в сфере интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Европейского Союза предусматривает внедрение ряда долгожданных изменений. В этой статье мы рассмотрим основные из них, а также проанализируем практические аспекты их применения.

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПРАВ НА ТОРГОВЫЕ МАРКИ

16 августа 2020 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентными злоупотреблениями». Этот закон ввел новые основания для отказа в регистрации, новые правила процедуры возражения, а также внес другие существенные коррективы.

  1. Новые основания для отказа в регистрации торговой марки.

Закон расширяет перечень объектов, которые не могут получить правовую охрану, добавив к ним обозначения, которые:

  • отображают лишь форму, которая обусловлена естественным состоянием товара или необходимостью получения технического результата, либо которая придает товару существенную ценность;
  • воспроизводят название сорта растений, зарегистрированных или заявленных на регистрацию;
  • содержат географические указания, зарегистрированные или заявленные на регистрацию.

Например, теперь производители товаров не могут зарегистрировать для своей продукции торговую марку, если в ней содержится географическое обозначение и используется репутация этой местности, или если обозначение вводит потребителя в заблуждение относительно особого качества, характеристик и действительного происхождения товара.

Таким образом, заявители, которые хотят зарегистрировать, к примеру, обозначения «Бордо» или «Бургундия» (винодельческие регионы во Франции) для украинского вина, автоматически получат отказ.

Также производители не смогут зарегистрировать в Украине торговую марку, которая является тождественной, похожей или ассоциируемой с торговыми марками, используемыми другим лицом в иностранном государстве. Ранее охрана торговой марки распространялась только на территорию Украины.

РЕФОРМИРОВАНИЕ УКРАИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

  1. Разрешено регистрировать коллективные торговые марки.

Объединение лиц или другие объединения теперь имеют право зарегистрировать коллективную торговую марку, которая может использоваться участниками такого объединения, чтобы отличать их товары и услуги от товаров и услуг других лиц.

Это нововведение значительно упрощает урегулирование вопросов, связанных с условиями использования ТМ. Теперь определить условия использования ТМ и распределить расходы между совладельцами ТМ можно еще на этапе регистрации без составления, заключения и регистрации лишних лицензионных договоров.

  1. Электронное делопроизводство.

Возможность ведения электронного делопроизводства, в том числе электронной подачи заявок на торговые марки, теперь закреплена на законодательном уровне.

Отныне любое физическое или юридическое лицо, которое имеет электронную подпись, выпущенную аккредитованным центром сертификации ключей, может зарегистрироваться в электронной системе подачи заявок на торговые марки и подать заявку в электронной форме.

Это значительно экономит время на подачу, поскольку заявка регистрируется автоматически в день подачи, а не когда она придет в патентное ведомство почтой. Кроме того, сборы при подаче заявки электронно на 20% ниже, чем при подаче в бумажном виде.

  1. Новые правила использования ТМ другого производителя.

Зарегистрировать ТМ другого производителя, действие свидетельства на которую прекращено, теперь можно без согласия бывшего владельца через 2 года после окончания действия свидетельства (ранее — через 3 года).

Также определяется перечень новых случаев, когда использование чужой ТМ не будет считаться нарушением прав собственника. Например, разрешается сравнительная реклама чужой торговой марки с собственной исключительно для того, чтобы отличить товар или услугу от другого и подчеркнуть различия между ними. Сравнительная реклама — еще один способ аргументации при преодолении предварительных отказов.

  1. Новые правила подачи возражений против регистрации.

Самым важным изменением, внедренным новым законом, является существенное обновление процедуры подачи возражений, а именно:

  1. Возражение на стадии рассмотрения заявки (pre-grant opposition) необходимо подать в течение 3 месяцев с даты публикации заявки: точно так же, как в Европейском Союзе (напомню, что ранее мы имели абстрактные строки «не позднее чем за 5 дней до даты принятия учреждением решения по заявке»).
  2. Обжаловать решение по заявке теперь можно путем направления возражения (post-grant opposition) в Апелляционную палату, однако такое право есть только у лица, подававшего возражение на стадии рассмотрения заявки. Реализовать это право можно не позднее чем за 2 месяца с даты получения копии решения.

Однако сейчас ожидается разработка общих правил рассмотрения возражений против регистрации торговых марок согласно новому закону, где будут подробно описаны правила их подачи. В связи с этим владельцам торговых марок и другим заинтересованным лицам настоятельно рекомендуется пересмотреть свои способы мониторинга торговых марок с учетом новых сроков, чтобы не упустить возможность для подачи возражения и в полной мере воспользоваться преимуществами новой процедуры.

  1. Период неиспользования торговой марки.

Новый закон также устраняет расхождение между старой редакцией Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» и Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом относительно продолжительности периода неиспользования торговой марки, достаточного для обращения в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства. Непрерывный пятилетний срок стал унифицированным стандартом в Украине.

            На практике любое лицо, которое установит, что торговая марка не используется более 5 лет, может обратиться в суд и досрочно прекратить действие свидетельства. Такая возможность предусмотрена и для торговых марок с международной регистрацией. Потенциально такое лицо сможет зарегистрировать ТМ на себя.

  1. Ограничение права повторной регистрации.

Срок, в течение которого владелец свидетельства может воспользоваться своим исключительным правом на повторную регистрацию торговой марки, сокращен до 2 лет с даты прекращения действия соответствующего свидетельства. Однако другие лица смогут зарегистрировать такую торговую марку до истечения указанного срока при наличии согласия владельца свидетельства, действие которого приостановлено.

РЕФОРМИРОВАНИЕ УКРАИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПАТЕНТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

16 августа 2020 года вступил в силу Закон Украины №816-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформы патентного законодательства». Этот закон вносит в сферу патентования существенные новшества, среди которых:

  1. Изменение подхода к патентованию лекарственных препаратов.

Новый закон существенно меняет подход к охране прав интеллектуальной собственности на лекарственные препараты, что сделало возможным патентование только действительно инновационных фармацевтических разработок.

В последние годы наличие так называемых «вечнозеленых» патентов (когда компания регистрирует лекарства по аналогичной формуле, меняя только способ применения или форму продажи) стало существенным препятствием для конкурентов (генерических лекарств) при выходе на рынок. Такая ситуация обеспечивала искусственное удержание монополии цен на лекарственные препараты. Все это связано с правовым режимом охраны полезных моделей, который создавал широкое поле для злоупотреблений со стороны фармацевтики, так как квалификационная экспертиза (в рамках которой проверяется новизна лекарств) для таких заявок не проводилась. Иными словами, можно было патентовать практически любые общеизвестные вещества широкого применения (аспирин, морфин и т.д.), тем самым устраняя конкуренцию на рынке. Единственным возможным способом противостоять этому было обратиться в суд, но такой процесс сложный и длительный.

Однако с принятием нового закона вариации на тему патентования лекарственных препаратов в качестве полезных моделей стали невозможны. Это, безусловно, положительный момент для национального фармацевтического рынка, так как благодаря генерическим препаратам ценовая политика станет более гибкой, что повысит доступность лекарственных средств для пациентов.

  1. Четкие правила продления срока действия патента на лекарственные средства.

В украинском законодательстве была норма, которая давала право владельцу патента на лекарственные средства помимо 20 лет действия патента получить еще 5 лет дополнительно. Смысл такого продления заключался в том, чтобы «компенсировать» заявителю время, потраченное на процедуры, связанные с регистрацией лекарственных средств, в течение которого он не мог полноценно использовать патент. Эта норма позволяла безусловно продлевать еще на 5 лет любой патент, касающийся лекарственного средства, независимо от того, были ли задержки, связанные с регистрацией, или нет. То есть даже если лекарственное средство было зарегистрировано в течение 1 года, владелец мог все равно получить ничем не оправданные 5 лет патентной монополии.

Согласно новому закону, имплементируется международная практика, которая предусматривает четкую формулу калькуляции срока дополнительной охраны, который будет зависеть от реальной продолжительности регистрационной процедуры в Министерстве здравоохранения Украины. Это нововведение позволяет получить доступ к эффективным и более доступным генерическим версиям лекарственных препаратов быстрее, не дожидаясь истечения 5-летнего срока дополнительной охраны для «лекарственных монополистов».

  1. Непатентоспособные технологии.

Закон Украины №816-IX исключает вещества из перечня объектов, которые могут быть полезными моделями. Теперь только устройства или процессы могут охраняться как полезные модели.

К тому же, в новом законодательном акте существенно расширен перечень объектов, на которые не распространяется правовая охрана. Среди них:

  • хирургические или терапевтические способы лечения человека или животного, способы диагностики организма человека или животного;
  • процессы клонирования человека;
  • процессы изменения через зародышевую линию генетической идентичности людей;
  • использование человеческих эмбрионов для промышленных или коммерческих целей;
  • человеческий организм на различных стадиях его формирования и развития, а также простое обнаружение одного из его элементов, в частности последовательности или части последовательности гена;
  • процессы изменения генетической идентичности животных, которые могут повлиять на их страдания без какой-либо существенной медицинской пользы для людей или животных, а также животные, выведенные в результате таких процессов.

Открытия, научные теории, математические методы, методы ведения хозяйственной деятельности, компьютерные программы, формы представления информации, внешний вид продуктов, направленных на удовлетворение исключительно эстетических потребностей, также не могут быть признаны изобретениями или полезными моделями в качестве самостоятельных объектов.

  1. Внедрение административной процедуры обжалования патента.

Мы уже отмечали, что процесс обжалования патента в суде — это довольно длительный процесс, который может продолжаться годами, не принося никаких результатов.

С принятием нового закона патенты можно признавать недействительными в рамках административной процедуры (post-grant opposition) путем обращения в Апелляционную палату.

Теперь любое лицо может подать соответствующее заявление, если запатентованный объект не соответствует условиям патентоспособности. Это, безусловно, положительный момент так как срок рассмотрения жалобы Апелляционной палатой — до 4 месяцев с момента ее получения (срок может быть продлен на 2 месяца по заявлению любой из сторон при условии уплаты дополнительного сбора). Указанный срок рассмотрения заявки Апелляционной палатой значительно меньше, чем при аналогичном обращении в суд. Таким образом, административная процедура (post-grant opposition) — удобный, быстрый и эффективный механизм оспаривания патентов. Следует отметить, что новая процедура также применяется к патентам, выданным до вступления в силу Закона №816-IX.

  1. Исключена необходимость дополнительного получения свидетельства на промышленный образец в Украине, если собственник имеет международную регистрацию.

Если промышленный образец имеет международную регистрацию, не нужно дополнительно получать свидетельство для его использования в Украине. Аналогичное положение предусмотрено и для торговых марок. Теперь владельцу образца не нужно проходить формализованные процедуры, связанные с регистрацией в двух странах. Это значительная экономия времени и средств.

  1. Можно в течение 3 лет использовать промышленный образец, не подавая его на регистрацию.

Основная идея внедрения этого положения в том, что 3 года достаточно для того, чтобы оценить потребительский спрос и рентабельность любого продукта. Согласно новому закону, 3-летний период начинается с момента демонстрации промышленного образца на территории Украины, например после изготовления изделия с применением такого образца.

По истечении 3-летнего срока можно провести анализ и принять для себя решение, подавать образец на регистрацию или делать ребрендинг. Это значительно экономит средства, так как нет необходимости уплаты всех сборов сразу.

Подытоживая, хочется отметить, что перечисленные изменения в законодательстве значительно урегулировали основные вопросы в сфере интеллектуальной собственности и привели их в соответствие с европейскими стандартами. В связи с этим есть надежда, что теперь можно будет гарантировать системный подход к защите прав интеллектуальной собственности, который экономит время и средства.